本文探讨英国与德国通过国内判例法逐步确立等同原则后的司法立场以及 UPC 在这一问题上的处理方式。
联系我们
等同原则是部分专利体系采用的一项司法规则，基于该规则，即使侵权产品或方法未落入专利权利要求的字面含义范围，但若其与主张发明构成实质等同，法院仍可判定专利侵权成立。
英国
2017 年，在 Actavis UK Ltd 诉礼来公司案 ([2017] UKSC 48) 中，英国最高法院一改英国法院在审理专利侵权案中对《欧洲专利公约》 (EPC) 第 69 条等同原则的适用标准，为专利权利要求的侵权判定提供了更宽泛的解释空间。
简单来说，本案系 Actavis 针对英国上诉法院 (CoA) 作出的“Actavis 仿制药产品未侵犯礼来癌症治疗专利”这一判决提出的上诉。涉案化学物质是“培美曲塞”，其对癌性肿瘤具有治疗作用，但单独使用时可能会导致严重的副作用。礼来的专利指出，如果将“培美曲塞二钠”与维生素 B12 联用，可显著降低这些副作用。Actavis 计划推出一种与 B12 混合的仿制培美曲塞化合物产品，该仿制药使用“培美曲塞二酸、二氨丁三醇盐或二钾盐”代替“培美曲塞二钠”，因此向法院提起未侵权声明之诉。
法院在判定是否存在等同侵权时提出了三个问题：
- 尽管未落入专利相关权利要求的字面含义范围，变体是否以与涉案发明实质相同的方式取得了与涉案发明实质相同的结果？
- 对本领域技术人员来说，结合在优先权日阅读的专利文件，若已知变体能取得实质相同的结果，是否能够显而易见地认识到变体系通过与涉案发明实质相同的方式取得的这一结果？
- 本领域技术人员在阅读专利文件后，是否能够推断出专利权人仍然认为严格遵守专利相关权利要求的字面含义是涉案发明的基本要件？
在未构成字面侵权的情况下，若前两个问题的答案为“是”，第三个问题的答案为“否”，即可判定侵权成立。自 Actavis 案以来，英国法院在等同原则的应用方面一直存在争议，成败参半。
德国
在德国，德国联邦法院在“切削刀片案 I”（BGH “Schneidmesser I”，2002 年 3 月 12 日，X ZR 168/00）中定义的评估等同侵权的基本方法，至今仍为德国适用等同原则的依据：
- 技术效果等同性：修改后的实施例是否与专利解决方案实现了相同的技术效果？
- 可发现性：基于自身的知识和考虑，本领域技术人员是否能够显而易见地发现修改后的实施例具备相同的技术效果？
- 等同性：本领域技术人员在寻求已修改的解决方案时，是否依赖专利权利要求的构思，从而将修改视为发明的等同实施方式？
此后几年，德国通过大量判例法进一步界定了“切削刀片问题”的解释以及等同保护范围的定义。
联邦法院在“封堵装置”案（BGH “Okklusionsvorrichtung”，2011 年 5 月 10 日，X ZR 16/09）中提出，权利要求的等同范围不适用于专利中已披露但未请求保护的替代实施例。（“披露但未请求保护视为放弃”原则）。
但是，联邦法院后来放宽了对等同范围的这一严格限制，因为其在“V 形导轨装置”案判决（BGH “V-förmige Führungsanordnung”，2016 年 8 月 23 日，X ZR 76/14）中指出，尽管专利对某一特定要件的 V 形横截面作出了相对狭窄的定义，排除了最初提交的说明书中暗示的其他形状，但等同侵权的评估主要取决于侵权产品在专利技术教义中的功能，而非其空间物理设计。
在与Actavis UK Ltd 诉礼来公司案 [2017] UKSC 48 相关的德国并行诉讼（BGH “Pemetrexed”，2016 年 6 月 14 日，X ZR 29/15）中，德国法院引入了一项新的评估选择，突破了在“封堵装置案”（Okklusionsvorrichtung）中定义的方法。“培美曲塞案”判决在裁判要旨中明确指出，如果专利说明书披露了实现特定技术效果的多种可能性，而专利权利要求只属于其中一种，则通常不认为存在等同侵权。但是，“培美曲塞案”判决进一步指出，一项未明确披露但仅基于专利披露才“可发现”的替代方案仍可能构成等同专利。
关于如何根据第一段提及的“切削刀片案问题“进行“技术效果等同性”评估，联邦法院在“起重臂”案（BGH “Kranarm”，2020 年 11 月 17 日，X ZR 132/18）中进行了阐释。在该案中，被诉实施例的软管并未按专利权利要求所述安装在起重臂侧的两个旋转轴承之间，而是绕经两个旋转轴承之间的一个独立组件。联邦法院认为，由于被诉实施例未在软管的相同区段实现主张设备所实现的保护效果，故不构成侵权。
总的来说，德国已形成完善的等同侵权判例体系，当“切削刀片案问题”可得出肯定性结论时，即便采用替代解决方案，仍可能落入专利的等同保护范围。
Plant-e 诉 Arkyne 案 – UPC 海牙地方分院
2024 年底，海牙地方分院作出了 UPC 关于等同原则的首个裁决。UPC 认定涉案专利有效，并基于等同原则判定其被侵权，同时发布了一项永久禁令，适用于专利在其中生效的 UPC 成员国/地区，包括荷兰、比利时、卢森堡、德国、法国和意大利。
点击阅读：Plant-e 诉 Arkyne 案。
背景
Plant-e 的专利涉及一种利用活体植物将光能转化为电能的装置（权利要求 1-10）和方法（权利要求 11-16）。
Arkyne 的产品是一种“生物”电池，宣传称其能够通过土壤中氧化饲料的微生物产生电流。该产品名为 Bioo 面板。Bioo 面板还包括一个顶部隔间，内含土壤、植物及植物的根。土壤中有机物质的化学能以及植物通过光合作用产生的化学能随后被转化为电能。
Plant-e 指控 Bioo 产品侵犯了其专利的权利要求 11-16。
法院认定专利有效且被侵权，但并非字面侵权，而是基于等同原则的侵权。
除了植物及其根部位于阳极隔间这一特征，Bioo 面板满足了权利要求的所有特征，因此未构成对涉诉专利的字面侵权。但是，UPC 首次使用等同原则分析了专利的保护范围，并认定侵权成立。
等同原则
UPC 指出，如果以下四个问题的答案都是肯定性的，则变体与权利要求中指定的要素等同：
- 技术等同性：该变体是否解决了与专利发明所解决的（实质）相同的问题，并在此背景下实现了（实质）相同的功能？
- 将权利要求的保护范围扩展至等同要素，是否与专利权人基于其技术贡献所应获得的公平保护相称，以及本领域技术人员是否能够基于（在侵权时）公开的专利文件显而易见地推断出如何应用等同要素？
- 对第三方的合理法律确定性：本领域技术人员是否能够通过专利推断，发明的范围比字面主张保护的范围更广？
- 被控侵权产品相对于现有技术是否具有新颖性和创造性？
在本案中，上述每个问题的答案均为“是”。
影响
这是海牙地方分院作出的一审判决，其判决思路显然沿用了其本国法院既有的司法先例。
尽管 UPC 意图综合借鉴欧洲多个司法管辖区的判例法原则，但我们尚不清楚它将如何实现欧洲差异化等同判定标准之间的协调统一。如上所述，英国和德国在判定标准上存在差异。
UPC 上诉法院将选择维持或突破这项判决确立的标准，仍有待观察。
需要协助？
访问我们的 UPC 和 UP 最新资讯页，阅读我们的专家就统一专利法院和单一专利事宜的最新进展发表的更多富有深刻见解的文章及作出的分析。
本文仅供参考，不构成法律意见。如欲寻求这方面或任何其他统一专利法院相关方面的建议，请联系 upc@hlk-ip.com 或您的日常 HLK 顾问。